商标微课堂 | 第七十六讲 《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人在先著作权”情形的判定——第13424203号“BLUESKY·WHEAT及图”商标无效宣告案评析

一、基本案情

              争议商标                                                                           申请人主张的作品                   

（一）当事人主张

争议商标(第13424203号“BLUESKY·WHEAT及图”商标)系对申请人在先享有著作权的美术作品“大眼图形”的抄袭与剽窃，争议商标已侵犯了申请人的在先著作权。请求商标局依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等相关规定，对争议商标予以无效宣告。

（二）裁定结论

经审理认为，争议商标已构成对申请人上述美术作品的抄袭和摹仿。在无相关授权许可的情况下，争议商标的注册损害了申请人享有的在先著作权，违反了《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。依据《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，裁定争议商标予以无效宣告。

二、“申请商标注册不得损害他人在先著作权”情形的适用要件

《商标法》第三十二条所保护的“在先权利”是指在系争商标申请注册日前已经取得的除商标权以外的其他权利，包括著作权等。认定争议商标是否损害他人在先著作权，需要综合以下几点：

（一）申请人所主张的作品能否构成著作权法意义上的作品

著作权法上的作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。其所称的作品，必须有独创性。著作权法意义上的独创性是指作品内容的外在表达的独创性。本案中，申请人主张的作品是纯图形作品，其作品的外在表达具有独创性，属于著作权法意义上的作品。

（二）申请人是否为所主张著作权的权利人或利害关系人

尽管作品一经创作完成，著作权即自动生效，无需任何手续，但在相关实践中，申请人仍需举证证明自己享有著作权或者是著作权的利害关系人。在案件审理实践中，当事人往往会提交著作权登记证书作为其证明作品权属的重要依据。但从著作权登记制度及流程而言，著作权登记根据自愿原则，著作权登记机构对于著作权登记书中所载事项、作品情况及登记内容并不做实质性的审查，故而仅凭著作权登记证书不能认定著作权归属，仅可作为初步证据，需要有其他证据材料予以佐证，这样著作权归属的认定才能更加客观，证明力更强。本案中，申请人提交了其主张作品的著作权登记证书，同时还提交了申请人于巴黎时装周上的产品报道，该证据显示申请人的作品的公开发布时间，相关报道及产品图片可以与上述情况相互佐证。申请人提交的著作权登记证书及其他作品的公开发表证据可以形成证据链，可以证明申请人对其主张的作品享有著作权，且其著作权获得时间早于争议商标申请日。

（三）系争商标与享有在先著作权的作品是否构成著作权法意义上的实质性近似

在案件审理中，比对两商标标识是否构成近似商标，与比对系争商标与他人作品是否构成著作权法意义上的实质性近似的判断标准，还是有所差别的。具体来讲，判定作品是否构成著作权法意义上的实质性近似，主要比较原创部分，如果看到两件作品中具有独创性的部分时会产生相同或近似的印象，那么就可以判定商标标识与在先作品构成著作权法意义上的相同或实质性近似。本案中，争议商标中文字嵌于图形中，且比例远小于图形部分，争议商标图形部分与申请人主张的美术作品在表现形式、构图要素及特征、整体外观与申请人上述美术作品在表现形式、构图要素及特征、整体外观、视觉效果等方面相近，已构成作品意义上的实质性近似。

（四）系争商标申请人是否曾经接触过或可能接触过享有在先著作权的作品

所谓“接触”的可能，是指明知或者应知在先作品的存在，从而排除独立创作的耦合，判定构成抄袭。换言之，在先作品可为相关公众所知或基于特定原因可为特定主体所知。本案中，申请人通过其新品发布会，将其作品公布于众，同时申请人提交了大量的媒体报道资料、产品宣传资料、申请人店铺报道及产品宣传册等资料，以上证据可以证明申请人的作品在国内已经进行使用，而被申请人主要从事服装设计工作，一般会关注其同行业的新品发布及产品情况，故而足以推定被申请人对申请人的作品有接触的可能。